Marcas são símbolos capazes de diferenciar produtos ou serviços, uns dos outros. As marcas tradicionais são as que surgiram primeiro, sendo que encontraram proteção sob a égide do direito na sua forma nominativa (palavras, nomes, letras), figurativa (desenhos, imagens, figuras e/ou símbolos) e mista (combinação de elementos nominativos e figurativos). No entanto, com o desenvolvimento da sociedade, comércio e em alguns casos da tecnologia, outros signos passaram a ser utilizados como marca, o que fez com que se revestissem de valor econômico e demandassem também proteção da lei. Tais símbolos são conhecidos como marcas “não tradicionais” e dentro desta categoria estão as “marcas de posição”.

A marca de posição é um signo complexo, constituído por um elemento característico e sua posição em um determinado ponto, normalmente de um objeto ou produto. O Manual de marcas do INPI explica que são formadas pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica, resultando em um conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços. Desta definição se extrai que a proteção é do conjunto, ou seja, não se protege individualmente nem o signo e nem sua posição, mas a combinação de ambos. Estas marcas são muito utilizadas no exterior na indústria da moda, sendo deste setor que vem um dos exemplos mais notórios: o solado vermelho dos calçados CHRISTIAN LOUBOUTIN.

Em outros países onde este formato de marca não é uma novidade, o setor calçadista é rico em exemplos de marcas de posição, como pode ser verificado dos exemplos abaixo, retirados do escritório europeu de marcas.

O que não significa que não sejam utilizadas para distinguir outros produtos. A empresa alemã de tesouras ZWILLING, por exemplo, tinha como marca um botão vermelho com sua marca figurativa em relevo, disposto na articulação de suas tesouras.

Interessante destacar que uma marca de posição pode ser utilizada tanto para produtos como para serviços. No caso de um produto é fácil imaginar, mas no caso de um serviço pode não ficar tão evidente. Pode-se citar um exemplo da Colômbia, em que uma marca concedida para uma empresa de transporte (serviço) é composta por um elemento gráfico disposto no ombro do uniforme de seus funcionários.

A análise para verificar se uma marca de posição é registrável, é mais complexa do que de uma marca tradicional, pois além de ter que atender as mesmas condições de outras marcas (distintividade, legitimidade e disponibilidade) e estar sujeita as mesmas proibições legais, envolve ainda considerações que lhe são próprias.

Inicialmente a posição do sinal no suporte deve ser peculiar, o que torna necessário verificar se a localização escolhida é comumente utilizada para receber sinais. Dentro desta lógica, listras no bolso de uma calça (ou camisa) ou frisos no cabo de uma faca devem ser indeferidos como marca. Além disso, deve-se determinar também à proporção que o sinal ocupa sobre o suporte e, por fim, se o conjunto todo percebido como marca é de fato distintivo.

Quanto ao sinal em si, é importante analisar se tem potencial para ser percebido como marca e não como mero elemento ornamental e, ainda, se não recai em qualquer das proibições legais. Ou seja, o sinal não pode ser: reprodução ou imitação de marca de outro, violação de direito autoral ou direito de personalidade de terceiro; reprodução de brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumentos oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais; ser contrário à moral e bons costumes; ou qualquer dos casos elencados no artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial.

Quanto mais peculiar a posição do sinal dentro do conjunto e mais distintivo o sinal em si, maior será a proteção da marca.

Não se pode deixar de citar outro importante empecilho ao registro de marcas de posição. De acordo com a Portaria n° 37/2021 que regulou o registro dessas marcas, a aplicação do sinal no suporte não pode ter caráter preponderante técnico ou funcional. Isto é, o sinal não pode facilitar o uso ou melhorar o desempenho do objeto (como melhorar a pega ou ter um efeito antiderrapante), proporcionar explicitamente um resultado ornamental (ocultar detalhes para melhorar a estética, por exemplo), destacar partes do objeto com propósito prático (como indicar onde deve ser inserida a mão para o uso, ou regiões que não devem ser tocadas por razões de segurança). Em qualquer destes casos o pedido de registro deve ser indeferido.

Buscar ajuda especializada para tomar as melhores decisões para a sua marca, também faz parte da consolidação dos seus projetos. Nós da Creazione, estamos a sua disposição para analisar a viabilidade do registro de suas marcas de posição, depositar e acompanhar o pedido, tanto no Brasil como no exterior, permitindo o máximo aproveitamento desta opção de marca e suas vantagens.

Adriano Marcelo Gazzola Bedin

Mestre em Direito da Empresa e dos Negócios

Advogado em Propriedade Industrial

Agente da Propriedade Industrial